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8 juillet 2010
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Détenteurs de licences de brevet, savoir-faire, marque de commerce ou droit d’auteurs : des amendements législatifs qui vous favorisent en cas d’insolvabilité de votre concédant mais des risques demeurent.
Votre plan d’affaires dépend d’une licence que vous avez obtenue pour une technologie particulière ou encore repose sur le droit d’utiliser la marque de commerce ou les droits d’auteurs d’une autre entreprise? Et si celle-ci faisait faillite, devenait insolvable ou faisait l’objet d’une réorganisation?
Depuis 2009, des modifications importantes ont été apportées au Canada à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en vue de protéger davantage le détenteur d’une licence d’un droit de propriété intellectuelle (« PI »).
Le but de ces amendements est d’éviter une fin abrupte de la licence lorsque son concédant se prévaut du processus de restructuration prévu à ces lois. Il arrive en effet qu’en période de difficultés financières, des entreprises décident de se départir des licences qu’elles ont concédées mais qu’elles jugent trop onéreuses à maintenir (ex. : services de soutien techniques offerts aux licenciés, améliorations à apporter pour rester compétitif, etc.).
Auparavant, le concédant en processus de restructuration avait toute latitude pour résilier un contrat de licence en cours, laissant son licencié et mettant ainsi en péril la survie de l’entreprise du licencié. Dorénavant, même en cas de résiliation de la licence, le licencié peut continuer à utiliser la PI pendant toute la période de la licence, incluant toute période de renouvellement dont le licencié peut se prévaloir au terme du contrat initial. Mais attention, si le processus de réorganisation du concédant échoue et qu’il y a faillite, le syndic ou séquestre pourra résilier la licence sans égard aux droits du licencié.
Bien que les amendements à la loi prévoient le respect des droits d’utilisation du licencié, incluant l’exclusivité consentie au contrat le cas échéant, ils sont cependant conditionnels au respect continu par le licencié de ses obligations prévues au contrat.
En pratique, la capacité du licencié à continuer l’usage de la licence peut poser problème. Le « droit d’utiliser » la PI au sens des amendements, permet-il de modifier ou d’adapter la technologie sous licence ou encore de la concéder à des tiers ou faut-il s’en tenir à un usage au sens le plus restreint? La nouvelle législation n’est pas claire à cet égard.
De plus, dans certain cas, la qualité du bien produit sous licence peut être tributaire du soutien matériel du concédant, par exemple en termes de contrôle du produit ou de mise à niveau de la technologie. Malheureusement, les nouvelles dispositions n’imposent aucune obligation au concédant de continuer à fournir les services connexes prévus à la licence en cours de processus de restructuration. Si les royautés payables au concédant incluent à la fois le coût de l’utilisation de la PI et les prestations de soutien technique, le licencié doit-il payer la totalité des royautés pour respecter ses obligations contractuelles à l’égard des droits concédés selon la loi ou peut-il diminuer de facto une somme proportionnelle de ces royautés?
Il devient donc bien important de prévoir précisément ce qu’il advient au cas de restructuration. Une licence bien rédigée peut répondre à plusieurs incertitudes. Par exemple, en prévoyant des paramètres précis quant à l’usage de la PI permis au licencié, des royautés distinctes pour l’usage de la PI et pour les frais de services du concédant, le droit d’obtenir les services de soutien par un tiers dans les cas qui le permettent ou, mieux encore, le transfert d’un intérêt dans la PI licenciée.
En sens inverse, si vous être concédant et accordez des licences sur votre PI, vous avez intérêt à limiter les droits d’exploitation de vos licenciés en cours de restructuration, ne serait-ce que pour éviter que ces derniers mettent en péril votre restructuration.
Ces modifications législatives ne concernent que la Canada et, donc, les concédants canadiens de licences. Si votre entreprise négocie ou a obtenu une licence d’une entreprise étrangère, ce sont les lois de l’état du concédant qui s’appliqueront si celui-ci devient insolvable, failli ou se réorganise. Les protections permettant au licencié canadien de continuer l’usage de la PI licenciée ne sont possiblement pas prévues en droit étranger. Il est donc essentiel de bien comprendre l’impact que pourrait avoir sur vous la faillite, l’insolvabilité ou la réorganisation de l’entreprise étrangère vous concédant une licence de PI. Le plan d’affaires de votre entreprise, ou encore pire, sa solvabilité, pourrait être sérieusement affectée elle aussi.
| © 2010, Me Benoît Trotier Joli-Cœur Lacasse, S.E.N.C.R.L., avocats Affiliations internationales : Pannone Law Group, g.e.i.e. Lawyers Associated Worldwide Montréal, Québec, Trois-Rivières Téléphones : (514) 871-2800 - (418) 681-7007 – (819) 379-4331 benoit.trotier@jolicoeurlacasse.com |
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